訴爭商標系第10325554號“江小白”商標,由格尚公司于2011年12月19日申請注冊,于2013年2月21日被核準注冊,2012年12月6日,上述商標轉讓至新藍圖公司;2016年6月6日,該商標轉讓至江小白公司。
2016年5月30日,江津酒廠以江小白公司是江津酒廠江小白酒產品的經銷代理商,其申請注冊訴爭商標,違反了2001年商標法15條的規定,請求宣告訴爭商標無效。商評委認定:證據顯示,新藍圖公司、江小白公司是江津酒廠的經銷商,二者存在一定的合作關系;新藍圖公司與江小白公司的法定代表人陶石泉曾與江津酒廠有關于設計稿的郵件往來,其對江津酒廠的“江小白”商標理應知曉。雖訴爭商標未以江小白公司名義申請注冊,但未經江津酒廠授權,新藍圖公司申請注冊與江津酒廠的商標高度相近的訴爭商標具有明顯惡意。訴爭商標注冊已構成2001年商標法第15條禁止注冊的情形,訴爭商標應被宣告無效。江小白公司不服商評委的上述裁定并提起訴訟,訴請北京知產法院撤銷上述裁定。
北京知識產權法院認為,在訴爭商標申請日前,“江小白”商標并非江津酒廠的商標,新藍圖公司對訴爭商標的申請注冊并未侵害江津酒廠的合法權益,未構成2001年修正的《中華人民共和國商標法》第十五條之情形。撤銷被訴裁定,責令商標評審委員會重新作出裁定。商評委不服原審判決并向北京高院提出上訴,請求撤銷原審判決并維持被訴裁定。江津酒廠不服原審判決并向本院提出上訴,請求撤銷原審判決并維持被訴裁定。
北京高院認為,2001年修正的商標法15條規定:“未經授權,代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標進行注冊,被代理人或者被代表人提出異議的,不予注冊并禁止使用。”從現有證據來看,訴爭商標雖由格尚公司申請注冊,但訴爭商標在申請注冊過程中就由格尚公司轉讓至新藍圖公司,而新藍圖公司又系江津酒廠的經銷商,新藍圖公司的法定代表人陶石泉曾與江津酒廠存在關于“江小白”品牌設計稿的郵件往來,其對江津酒廠“江小白”商標理應知曉。江津酒廠提交的銷售合同以及產品出貨單、貨物運輸協議等證據表明,在訴爭商標申請日前,江津酒廠已經為實際使用“江小白”作準備,并已經實際在先使用“江小白”品牌。因此,商標評審委員會認定訴爭商標的注冊己構成商標法第15條所指不予注冊并禁止使用之情形并無不當,原審法院認定訴爭商標的注冊不屬于商標法第15條的情形依據不足,商標評審委員會與江津酒廠有關訴爭商標應當依據商標法第15條規定宣告無效的上訴理由成立,本院予以支持。判決撤銷北京知識產權法院的行政判決,駁回重慶江小白酒業有限公司的訴訟請求。
從該案終審的判決結果來看,商標權利人在商標未注先用時一定要留存商標使用的原始證據,包括但不限于和經銷商、代理商以及合作伙伴之間的郵件、報價單、合同、銷售發票等書證、物證甚至包括電子數據。商標一旦被他人搶注,要有充分的在先使用證據證明自己是被搶注商標的在先權利人,通過證據證明與被搶注人在商業往來中的關系,證明被搶注人在明知在先商標存在的情況而予以搶注的惡意。通過權利人自身留存的證據,及時對被搶注的商標提出異議或者提出宣告無效,來維護自身的商標權利。